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"预料不到的技术效果"在创造性判断中的考量——专利法热点问题专家谈(三)
发布时间:2014-08-06
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在某些技术效果难以预期的技术领域,例如医药化学领域,“预料不到的技术效果”这一创造性判断的辅助考虑因素在审查中被普遍使用。

 在某些技术效果难以预期的技术领域,例如医药化学领域,“预料不到的技术效果”这一创造性判断的辅助考虑因素在审查中被普遍使用。但是,审查实践中“预料不到的技术效果”对创造性判断的影响以及如何认定“预料不到的技术效果”尚存在困惑和分歧。 
 
  “预料不到的技术效果”与非显而易见性的关系 
 
  1.二者是有机统一体 
 
  我国专利审查指南(下称审查指南)规定,发明是否具备创造性,通常应当根据审查基准进行审查。当申请存在某些辅助判断因素时,例如发明克服了技术偏见、发明取得了预料不到的技术效果、发明在商业上获得了成功,这些因素应当予以考虑,而不应轻易作出发明不具备创造性的结论。如果发明与现有技术相比具有预料不到的技术效果,则不必再怀疑其技术方案是否具有突出的实质性特点,可以确定发明具备创造性。 
 
  从审查指南的上述规定可以看出,对于按照审查基准判断属于非显而易见的发明,其必然通过特定技术手段解决了特定技术问题,也因此会产生某些有益的技术效果,此时,通常不需要再专门考察发明技术效果的进步性。而对于技术方案与已有技术接近,实质性特点不突出的发明,需要特别关注发明的技术效果,如果技术效果出乎意料的好,则能够使发明具备创造性。可见,在创造性的判断过程中,考虑发明的技术效果有利于正确评价发明的创造性。 
 
  有学者认为,辅助判断因素考量的是发明的技术贡献,当判断者对发明技术信息和发明背景信息掌握不完全时,只能通过辅助判断因素来综合衡量创造性的高度。辅助判断因素,一方面可以用于帮助判断者获得完整的技术信息,另一方面实际上是利益平衡的一个筹码。笔者认同这种观点,实际上,是否产生预料不到的技术效果不应当是创造性判断的单独因素,而应通过发明实际解决的技术问题和技术启示的确定,蕴含于非显而易见性的判断过程中,或在非显而易见性的初步判断后,用作衡量发明人所做出的技术贡献与其获得的保护是否相称的辅助考虑因素。 
 
  通常而言,预料不到的技术效果体现于发明实际解决的技术问题,同时影响技术启示的强弱。因此,如果发明产生了预料不到的技术效果,通常也说明现有技术缺乏解决该难以预期的技术问题的技术启示,该发明的得出是非显而易见的。 
 
  第1602号复审决定(专利号:ZL88106540.4)即体现了这样的观点,该案涉及一项名为“防治稻田杂草的除草剂”的发明专利的创造性判断。该专利授权时的权利要求1如下: 
 
  1.一种防治稻作物中不需要的草木生长的组合物,包括式I化合物与苄嘧磺隆的混合物,式I的化合物与苄嘧磺隆的比例为1:2至1:50,式I化合物为: 
 
  该专利的说明书中分别对权利要求1组合物的用量、实际活性及预期活性(使用Colby公式进行计算)作出了说明,表明权利要求1组合物的实际使用活性均高于该组合物的预期活性的12%以上。而现有技术中,对比文件1公开了本专利权利要求1组合物中的两种活性组分DPX-F5384(苄嘧磺隆)及DPX-T6376(即所述式I化合物)所具有的稻田除草活性及一般用量,但没有组合使用的教导。 
 
  通过三步法分析该案可知,由于现有技术中没有关于将式I化合物与苄嘧磺隆组合使用及由此会产生协同增效作用的教导,因此,该申请要求保护的组合物是非显而易见的。相应的,从技术效果的角度来看,该组合物的实际使用活性均高于该组合物预期活性的12%以上,是所属技术领域的技术人员预料不到的技术效果,这也印证了该申请技术方案的非显而易见性。 
 
  另一方面,当发明的技术效果根据申请文件的记载尚无法定性为预料不到的技术效果,并且非显而易见性初步结论为否定的情况下,技术方案是否确实具备预料不到的技术效果对其创造性最终判断结论影响显著。 
 
  在第15409号无效宣告请求审查决定中(专利号:ZL200510000429.1),涉及一项名为“治疗乳腺增生性疾病的药物组合物及其制备方法”的发明专利的创造性判断。该专利所要求保护的技术方案与最接近的现有技术,即对比文件1相比,区别如表1所示。 
 
  该案中,在判断该专利要求保护的技术方案是否显而易见时,存在两种不同的观点,第一种观点认为:现有技术未提供通过改变颗粒剂的制法以及将片剂改为颗粒剂,来改善药物有效性的教导,发明方案是非显而易见的。而另一种观点认为:该发明的改变颗粒剂的制法和剂型的改变都是现有的常规方法和常规剂型转变方式,考虑产业特点,本领域技术人员有动机进行此种改变,本领域技术人员通过简单尝试即可得出发明方案,并通过常规实验测得其有效性提高的效果,发明方案得出是显而易见的。此时,在发明的技术方案是否显而易见不明确的情况下,该方案是否产生了预料不到的技术效果对其创造性判断结论影响明显。该案经审查最终认为,该发明选用本领域常用辅料,采用本领域常规制法制成颗粒剂,其是否具备创造性取决于该专利所产生的包括总有效率在内的技术效果是否超出了所属技术领域的技术人员可预期的范畴,在所属技术领域的技术人员可预期本发明选择的常规制法有利于保持药物活性,由此提高药物有效率,并且专利权人提供的证据不能证明该发明总有效率提高6%属于预料不到的技术效果的情况下,不能认定该发明具备创造性。 
 
  2.“非显而易见性”判断占主导地位 
 
  发明的实质性特点和技术进步的程度有高低之分,其对创造性判断结论的影响应当综合评价。在不同的案例中,现有技术促使所属技术领域的技术人员有动机得出发明的技术启示有强有弱,技术启示越强,发明的实质性特点相对于现有技术越不明显,此时只有在发明的技术进步程度更高,即技术效果更难以预期的情况下,发明才可能具备创造性。因此,初步判断认为显而易见的发明,所属技术领域的技术人员通常对其技术效果的预期性较高,申请人想要证明其达到预料不到的程度举证责任加重。 
 
  在第44674号复审决定中(专利号:ZL200580018909.9)体现了上述观点。该发明涉及一项名为“抗肿瘤效果增强剂、抗肿瘤剂和癌治疗方法”的发明专利的创造性判断。该专利申请所要求保护的抗肿瘤药物组合物包括三种抗肿瘤剂和抗肿瘤效果增强剂奥沙利铂,而最接近的对比文件公开的抗肿瘤药物组合物包括同样三种抗肿瘤剂和抗肿瘤效果增强剂顺铂。申请人提供的试验数据显示本专利组合物中活性物质A和奥沙利铂与现有技术中A和顺铂抗肿瘤效果相比,可预计差异为6.7%,而实际差异为13.3%,由此申请人认为本专利产生了预料不到的技术效果。此外,现有技术中已知,顺铂和奥沙利铂同属于金属铂类抗肿瘤药物,作用机理类似,顺铂是第一代产品,奥沙利铂是第三代产品,奥沙利铂同样可以增强A的抗肿瘤效果,对某些耐顺铂的肿瘤细胞亦有作用,且奥沙利铂比顺铂的副作用小。 
 
  复审决定认为,该发明与最接近的现有技术之间的区别在于该抗肿瘤药物组合物中用奥沙利铂替代顺铂。由于奥沙利铂替代顺铂属于技术的更新换代,所属技术领域的技术人员能够预见将方案中奥沙利铂替代顺铂可以获得更好的效果,因而有明显动机选择效果更好的奥沙利铂。虽然该发明与现有技术之间在效果方面存在较大的差异,但是由于该发明技术方案的可预见程度较高,其产生更优技术效果的预见性也较高,此时仅仅基于该发明在相同性能上量的明显提高,很难认为该效果属于超出预期水平的技术效果,而通常需在产生质变效果的情况下才能达到预料不到的程度。 
 
  通过上述三个案例可以看出,现有技术促使本领域技术人员有动机得出发明的技术启示由弱到强,技术方案的非显而易见性相对于现有技术越来越不明显,除非发明产生了越来越优越的技术效果,达到所属领域技术人员预料不到的程度,否则很难使发明具备创造性。也就是说,当要求保护的发明相对于现有技术越来越显而易见,则发明欲具备创造性所需的技术效果对社会的贡献程度也应随之越来越高。这一关系可以简单地用图1表示。 
 
  非显而易见性和技术进步这两个方面的要求是综合起来考虑的,此“长”可以彼“消”,双因素共同支撑创造性高度,这样的标准符合专利制度鼓励创新,促进经济社会发展的宗旨。审查实践中,秉承“非显而易见性”与“预料不到的技术效果”有机结合,综合评价的观点,有助于修正单纯以“非显而易见性”或“预料不到的技术效果”得出判断结论的偏颇,使创造性判断结论更加客观合理,符合立法本意。 
 
  “预料不到的技术效果”的认定 
 
  审查指南规定,发明取得了预料不到的技术效果,是指发明同现有技术相比,其技术效果产生“质”的变化,具有新的性能;或者产生“量”的变化,超出人们预期的想象。这种“质”的或者“量”的变化,对所属技术领域的技术人员来说,事先无法预测或者推理出来。审查实践中,预料不到的技术效果的判定规则和判断步骤还不完全统一,下文通过案例,阐释“预料不到的技术效果”判定时的考虑因素。 
 
  1.“预料不到的技术效果”的判断主体和比较对象 
 
  是否具备预料不到的技术效果,做出这一判断的主体显然应当与创造性的判断主体保持一致,是所属领域技术人员,即所属领域技术人员根据现有技术以及本申请的技术效果做出的全面、客观的评判,而不是申请人自己所声称的结果。 
 
  三步法判断中显而易见性的比较对象是最接近的现有技术,那么预料不到技术效果的比较对象是否应该是最接近的现有技术呢?换句话说,是否效果上优于最接近现有技术的技术效果就可以认定为预料不到的技术效果?答案是否定的。以选择发明为例,本领域技术人员尽管不具有创造性能力,但是本领域技术人员完全有能力对现有技术进行效果可预料的常规选择,此时的技术方案显然是不具有创造性的。申请人如果想完成具有创造性的技术方案,必然要超越这一水平,即超出本领域人员的一般预期,才能称为预料不到的技术效果。 
 
  由此可见,虽然进行技术效果的比较时针对的可能是本申请的技术效果和最接近的现有技术的技术效果,但仅仅知道本申请的技术效果和最接近的现有技术的技术效果尚不足以判断是否产生了预料不到的技术效果,更重要的是比较本申请的技术效果是否超越了所属技术领域的技术人员能够预期的技术效果(标准线),其判断标准应是说明书中能够确认的技术效果相对于现有技术是否达到预料不到的程度。发明产生的所属技术领域的技术人员能够预期的技术效果的标准线需要结合发明的背景技术、所属技术领域的普通技术知识、申请人所提交的证据等综合判断。 
 
  发明的技术效果优于最接近现有技术不表示该发明必然具备预料不到的技术效果。在上文提及的第15409号无效决定中,认为该发明是选用本领域常用辅料,采用本领域常规制法制成颗粒剂,所属技术领域的技术人员可预期发明采用的制法有助于提高有效率,本发明记载的有效率与片剂相比提高6%并未超出所属技术领域的技术人员的可预期范畴。而且,专利权人也未能举证证明本发明产生预料不到的技术效果,因此该预料不到的技术效果的主张不能被认可。 
 
  2.质变是否超出预期的判断 
 
  “质”变的效果通常是基于发现物质新的性能而产生的。判断发明的技术效果是否产生“质”的变化,应判断该声称的新性能与区别特征的固有属性或者已知性能的相关性。如果所属技术领域的技术人员基于区别特征的固有属性或者已知性能,能够预见引入区别特征必然产生该声称的新性能,则该性能不属于产生了质变的新性能。 
 
  在第52675号复审决定中(专利号:ZL200780042963.6),权利要求1与对比文件1的区别为:权利要求1中包括0.1-15重量%的一种或多种抗冲击改性剂,而对比文件1已经公开所述聚合物共混物可按需包含抗冲改性剂。请求人认为:对比文件1并没有提到本发明所述的特定抗冲击改性剂能够改善生物可降解聚合物组合物的雾度水平,本领域的普通技术人员并没有动机在现有技术中的抗冲改性剂中选择特定的抗冲改性剂来同时提高冲击性能和改善雾度水平。决定认为,根据本领域的普通技术知识,在组合物中添加组分显然会影响原有组合物的透明性,因此,上述雾度水平的改变不是所属技术领域的技术人员预料不到的“质”的变化。 
 
  在第3849号复审决定中(专利号:ZL97196776.8),权利要求1中所要求保护的化合物与对比文件1中的化合物都具有双吲哚基马来酰亚胺主结构,其区别在于:本申请R6位置的取代基与对比文件存在不同。对比文件1基于从大鼠脑中分离的蛋白激酶C进行的试验,从机理方面对于抗癌活性给出了启示,本申请发现权利要求1的化合物针对具体的两种实体癌具有优异的治疗或控制活性。请求人提供试验证据证明本申请化合物以及与其结构类似的化合物对大鼠脑蛋白激酶C的抑制IC50值与其对乳癌细胞系的体外抑制IC50值之间没有表现出一致性,两者之间不是必然的关系。该证据表明,对于本领域技术人员而言,获悉某化合物的蛋白激酶C抑制活性尚不能显而易见地判断出该化合物以及与该化合物结构相近的化合物能够对于具体的实体癌(如乳癌)有治疗效果,上述活性是在对比文件1的基础上预料不到的。 
 
  3.量变是否超出预期的判断 
 
  发明所产生的技术效果相对于最接近想有技术的效果的差异在于“量的变化”时,由于确定本领域技术人员认识上的上限或下限较为困难,对于这种单纯的“量的变化”的效果是否超出人们预期的想象,是很多案件审查中判断的难点,出现的争议也最大。在该类案件中,申请的说明书或补充材料中通常都会记载有证明其技术方案能够产生某种技术效果的实验数据,由于技术领域的复杂性和多样性,对于这种技术方案之间所产生的差异到多大才能称之为“预料不到”没有绝对标准,审查时要结合所属技术领域的普通技术知识,根据相关背景技术给出的总体教导来判断。 
 
  在上文提及的第44674号复审决定中,对于发明的抗肿瘤药物组合物中用奥沙利铂代替现有技术中的顺铂,由此产生了抑制肿瘤作用明显增强的效果是否属于预料不到的技术效果,决定基于现有技术的教导认为,奥沙利铂替代顺铂属于技术的更新换代,本领域技术人员能够预见到将方案中奥沙利铂替代顺铂可以获得更好的技术效果,请求人提供的实验数据并不能证明本发明产生了预料不到的技术效果。 
 
  在第43911号复审决定中(专利号:ZL200580010831.6),认为权利要求要求保护的嘧啶三酮化合物与最接近现有技术中公开的所有嘧啶三酮化合物相比,其与环糊精结合的稳定常数高两个数量级,而且现有技术中给出的关于嘧啶三酮取代基结构与稳定常数的关系的教导与本发明相反,本领域技术人员显然无法预期本发明选择的特定嘧啶三酮化合物具有与环糊精结合的异常高的稳定常数,由此可见发明具备预料不到的技术效果。 
 
  另外一种常见的证明发明产生协同增效作用的实验数据是没有具体参比对象的绝对数据。在这种情况下,申请人有时候会通过说明书中记载的本领域公认的普遍标准作为参考值,例如证明两种农药组合产生了协同作用的Colby氏公式中,就需要将两种药物组合产生的实际效果与理论计算效果进行比较,如果前者高于后者,则一般认为产生了协同作用。再例如,在利用共毒系数法评价农药的联合应用是否会产生协同作用时,如果共毒系数大于120,则一般认为药物联用产生了协同增效作用。对于这种相关技术领域已经存在作为参考值的普遍标准的情形,在实际的审查过程中,通常接受这种普遍标准,认可其能够证明组合的协同作用。审查的重点需要关注实验设计与相应公式能够适用的情形的匹配度,即是否能够使用该公式分析这种实验。 
 
  4.对实验数据本身的考察 
 
  对说明书记载的实验数据或申请人补充的实验数据本身进行审查时,需要对常规的实验数据分析方法有基本的了解。在审查的过程中,需要重点确认所提供的实验数据需要证明的实验目的,然后,通过对实验设计,例如样本的选择,参照对象的选择,实验结果的分析等方面来确认所述实验数据是否能够证实发明的技术方案能够产生申请人声称的技术效果。 
 
  在第40992号复审决定中(专利号:ZL200580048272.8),复审请求人认为,实验数据表明维生素E和C的组合产生了协同作用。对此,合议组认为,处理组A-D中,龈炎水平与基准相比没有实质性改变,而在不含有维生素C、含有65ppm维生素E的对照组中,4周期间龈炎增加52.6%,但上述二者之间并不具有可比性,因为对照组的食品中仅含有65ppm的维生素E,而在处理组A-D中,维生素E的含量至少550ppm,且还含有维生素C,在现有技术给出了维生素E和C能够预防或治疗牙龈炎的基础上,随着维生素E、C含量的增加,其抗牙龈炎的效果增强是本领域技术人员可以预期的,该数据无法证明维生素E和C的组合产生了预料不到的协同作用。 
 
  此外,在判断中还需要将产生实验证明的效果的技术方案与权利要求要求保护的技术方案进行对比和分析,有助于进一步明确确定权利要求要求保护的技术方案实际所能够产生的技术效果。如果权利要求要求保护的技术方案与申请人所声称的产生了“预料不到技术效果”的方案明显不同,则通常无法确定权利要求要求保护的技术方案能够产生该声称的技术效果。如果两者的技术方案存在一定的相似性或者是上下位概念的相互包含的关系,则需要结合技术方案的相似程度或典型程度,合理判断权利要求要求保护的技术方案是否确实能够产生该声称的技术效果。
 
作者简介
马文霞,生物制药学硕士,美国天普大学美国法硕士。1998年进入国家知识产权局生物医药审查部,2002年调入专利复审委员会,从事医药、生物、化学领域的专利复审和无效案件的审查,参与较多重大疑难复审和无效案件的审理。2008年借调国家知识产权局条法司参与专利法和实施细则的修改工作。现任专利复审委员会行政诉讼处处长。马文霞对专利法有较为全面深入的了解,对医药生物领域专利审查实践有丰富经验。